KHO:2016:1

Tavaramerkkilain 31 §:n 1 momentissa sellaiselle tavaramerkin hakijalle, jolla ei ole kotipaikkaa Suomessa, säädetty yleinen velvollisuus valtuuttaa edustajakseen Euroopan talousalueella asuva asiamies ei koske kansainvälisen tavaramerkkirekisteröinnin haltijaa. Kun kansainvälistä tavaramerkkirekisteröintiä, jolle Patentti- ja rekisterihallitus ei ollut katsonut olevan estettä, vastaan oli tehty väite, tällaisen kansainvälisen tavaramerkin haltija ei ollut tavaramerkkilain 56 f §:n nojalla velvollinen käyttämään Euroopan talousalueella asuvaa asiamiestä, kun se ei ollut antanut väitteen johdosta lausumaa. Toisin kuin markkinaoikeus oli purun kohteena olleessa päätöksessään katsonut, Patentti- ja rekisterihallitus ei ollut voinut kieltäytyä hyväksymästä väitteen kohteena olevaa kansainvälistä tavaramerkkirekisteröintiä Suomessa sillä perusteella, että tällaisen kansainvälisen tavaramerkin haltija ei ollut antanut väitteen johdosta lausumaa. Patentti- ja rekisterihallitus ei voinut myöskään kieltäytyä tällaisen kansainvälisen tavaramerkkirekisteröinnin hyväksymisestä muutoinkaan muilla perusteilla kuin niillä, joista se oli väitteestä WIPO:lle tekemässään ilmoituksessa maininnut. Korkein hallinto-oikeus purki Patentti- ja rekisterihallituksen hakemuksesta markkinaoikeuden päätöksen.

Tavaramerkkilaki 12 §, 31 § 1‒3 mom., 53 §, 56 a §, 56 b § 1 ja 3 mom., 56 c §, 56 d § 2 mom., 56 e §, 56 f §

Hallintolainkäyttölaki 63 § 1 ja 2 mom.,

Päätös, josta valitetaan

Markkinaoikeus 5.2.2015 nro 79/15

Asian aikaisempi käsittely

Patentti- ja rekisterihallitus on 25.3.2013 tekemällään päätöksellä hylännyt A:n B:n tavaramerkin AQUALIZER kansainvälistä rekisteröintiä nro 1040632 vastaan tekemän väitteen ja todennut, että kansainvälinen rekisteröinti on voimassa Suomessa. Rekisteröinti koskee tavaroita luokassa 11: Toilets, urinals, portable toilets.

Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen perustelujen mukaan kansainvälinen tavaramerkki AQUALIZER ei ole sekoitettavissa väitteentekijän yhteisötavaramerkkeihin nro 3550051 AQUALISA ja nro 5953062 AQUALISA (kuvio).

A on valittanut päätöksestä Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakuntaan ja vaatinut, että päätös kumotaan ja asia palautetaan Patentti- ja rekisterihallitukselle, jonka tulee päättää, että kansainvälinen tavaramerkki on sekoitettavissa edellä mainittuihin yhteisötavaramerkkeihin ja tämän vuoksi Suomen osalta hylättävä.

Asia on Patentti- ja rekisterihallituksen valitusasioiden käsittelystä annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaanpanosta annetun lain 2 §:n nojalla siirtynyt markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Markkinaoikeus on kumonnut Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen ja palauttanut asian Patentti- ja rekisterihallitukselle uudelleen käsiteltäväksi.

Markkinaoikeuden päätöksen mukaan Patentti- ja rekisterihallituksen on kansainvälisen toimiston välityksellä selvitettävä kansainvälisen rekisteröinnin AQUALIZER nro 1040632 haltijalta, asettaako mainittu haltija asiamiehen edustamaan itseään tavaramerkkilain 31 §:n 2 momentissa säädetyssä tarkoituksessa. Selvityspyynnössä on myös ilmoitettava, ettei kansainvälinen rekisteröinti ole enää voimassa Suomessa, ellei mainittu haltija asetetussa määräajassa ilmoita asiamiestä.

Ellei mainittu haltija ilmoita asiamiestä, Patentti- ja rekisterihallituksen tulee ilmoittaa kansainväliselle toimistolle, ettei kansainvälinen rekisteröinti ole enää voimassa Suomessa.

Markkinaoikeus on perustellut päätöstään seuraavasti:

Asian arvioinnin lähtökohdat

Asiassa on kysymys siitä, tuleeko kansainvälisen rekisteröinnin haltijalla, jolla ei ole kotipaikkaa Suomessa, olla asiamies, joka voidaan merkitä Suomessa voimassa olevista kansainvälisistä rekisteröinneistä pidettävään luetteloon.

Mainitun kysymyksen arvioinnin kannalta merkityksellisiä tavaramerkkilain 31 ja 56 f §:n säännöksiä on muutettu tavaramerkkilain muuttamisesta annetulla lailla 1016/2010. Lainmuutokset ovat tulleet voimaan 1.1.2011, ja niiden osalta ei ole siirtymäsäännöksiä. Mainittujen lainmuutosten voimaantulo on tapahtunut sen jälkeen, kun valituksenalainen tavaramerkki on rekisteröity WIPO:ssa 23.4.2010 ja rekisteröinnistä on ilmoitettu Patentti- ja rekisterihallitukselle 24.6.2010 mutta ennen kuin rekisteröinnistä on kuulutettu 30.9.2011. Mainitut lainmuutokset ovat olleet tavaramerkin hakijan ja haltijan kannalta asiaa tarkasteltuna aikaisempia säännöksiä edullisempia, kun ne ovat lieventäneet asiamiesvaatimusta luopumalla siitä, että asiamiehen tulisi olla Suomessa asuva tai suomalainen yhteisö. Jo tästä syystä käsillä olevaa kysymystä on arvioitava 1.1.2011 voimaan tulleiden ja nykyisinkin voimassa olevien tavaramerkkilain 31 ja 56 f §:n perusteella.

Valituksenalainen päätös koskee tavaramerkin kansainvälisen rekisteröinnin hyväksymistä koskemaan Suomea. Tavaramerkkien kansainvälisestä rekisteröinnistä säädetään tavaramerkkilain 10 luvussa (lain 53–56 l §). Kansainvälisellä rekisteröinnillä tarkoitetaan tavaramerkkilain 53 §:n 1 momentin perusteella WIPO:n kansainvälisen toimiston suorittamaa tavaramerkin rekisteröintiä, joka on toimitettu 14.4.1891 tehtyyn tavaramerkkien kansainvälistä rekisteröintiä koskevaan sopimukseen liittyvän 27.6.1989 tehdyn Madridin pöytäkirjan mukaisesti. Mainittu pöytäkirja on saatettu Suomessa voimaan 1.4.1996 lukien tavaramerkkien kansainvälistä rekisteröintiä koskevaan Madridin sopimukseen liittyvän pöytäkirjan voimaansaattamisesta annetulla asetuksella (SopS 180/1996).

Tavaramerkkilain 53 §:n 2 momentin mukaan Patentti- ja rekisterihallitus huolehtii Suomessa kansainvälistä rekisteröintiä koskevista tehtävistä ja pitää luetteloa Suomessa voimassa olevista kansainvälisistä rekisteröinneistä.

Tavaramerkkilain 56 l §:n 2 momentin (1715/1995) perusteella rekisteriviranomaisen päätökseen, jonka mukaan kansainvälinen rekisteröinti on voimassa Suomessa tehdystä väitteestä huolimatta, voi väitteentekijä hakea muutosta.

Mikäli hallintoviranomaisen tekemään päätökseen voi jokin taho hakea muutosta tuomioistuimessa, oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimus edellyttää tuomiovallan käyttöön kuuluvan, että toimivaltaisella tuomioistuimella on mahdollisuus valittamiseen oikeutetun vaatimuksesta vähintäänkin kumota oikeudenkäynnin kohteena oleva päätös.

Tavaramerkkilaki ei rajaa sitä, millaisen kansainvälistä rekisteröintiä koskevan rekisteriviranomaisen päätöstä mahdollisesti rasittavan lainvastaisuuden johdosta päätös on väitteentekijän valituksesta kumottavissa. Näin ollen markkinaoikeus toimivaltaisena tuomioistuimena voi kumota käsillä olevan valituksenalaisen rekisteriviranomaisen päätöksen riippumatta siitä, onko päätös tavaramerkkilain vastainen aineellisten vai muodollisten seikkojen suhteen. Hallintoprosessissa tuomioistuin ei ole sidottu valittajan kumoamisvaatimuksensa tueksi esittämiin perusteisiin.

Markkinaoikeuden arviointi

Madridin pöytäkirjan 5 artiklan 1 kohdan perusteella kansalliset virastot voivat kieltäytyä kansainvälisen rekisteröinnin antaman suojan ulottamisesta sopimusvaltioon vastaavilla perusteilla, jotka koskevat mainitulle virastolle suoraan tehtyjä hakemuksia. Näin ollen Madridin pöytäkirjan säännökset eivät aseta estettä sille, että kansainvälisen rekisteröinnin kansallisen voimassaolon edellytys on asiamiehen ilmoittaminen, mikäli tällainen edellytys koskee kansallisia tavaramerkkirekisteröintejä. Myös tavaramerkkilain 56 b §:n esitöissä (HE 135/1995 vp s. 17) on todettu, että kansallinen rekisteriviranomainen soveltaa kansallista lainsäädäntöä käsitellessään kansainvälistä rekisteröintiä.

Tavaramerkkilain 56 f §:n mukaan, jos kansainvälisen rekisteröinnin haltija, jolla ei ole kotipaikkaa Suomessa, haluaa antaa lausuman patentti- ja rekisterihallitukselle, hänen tulee käyttää Euroopan talousalueella asuvaa asiamiestä. Asiamiehenä voi olla myös yhteisö, jolla on kotipaikka Euroopan talousalueella.

Tavaramerkkilain 56 e §:n mukaan kansainväliseen rekisteröintiin sovelletaan soveltuvin osin tämän lain säännöksiä ja sen nojalla annettuja määräyksiä.

Niin edellä mainittu tavaramerkkilain 56 f § kuin myös tavaramerkkilain 31 §:n 1 momentti koskevat tavaramerkin rekisteröintimenettelyyn liittyvää asiamiesedustusta. Sitä vastoin tavaramerkkilain 31 §:n 2 momentti koskee muuta tavaramerkkiin liittyvää edustusta, tyypillisesti tarvetta saada rekisteröinnin haltijaan yhteys rekisteröityyn merkkiin liittyviä riitaisuuksia selviteltäessä. Viimeksi mainitun säännöksen mukaan rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla, jolla ei ole kotipaikkaa Suomessa, tulee olla Euroopan talousalueella asuva asiamies, joka on oikeutettu edustamaan häntä tavaramerkkiä koskevissa asioissa ja jolla on oikeus hänen puolestaan ottaa vastaan haasteen tiedoksiantoja, kutsuja ja muita asiakirjoja tavaramerkkiä koskevissa asioissa lukuun ottamatta rikosasioita koskevaa haastetta ja määräystä, jolla asianosainen on velvoitettu henkilökohtaisesti saapumaan oikeuteen. Tavaramerkin haltijan asiamiehestä on tehtävä merkintä tavaramerkkirekisteriin. Pykälän 5 momentin mukaan asiamiehenä voi olla myös yhteisö, jolla on kotipaikka Euroopan talousalueella.

Tavaramerkkilain 31 §:n 3 momentin mukaan, jollei tavaramerkin hakijalla tai rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla ole asianmukaisesti valtuutettua asiamiestä, on rekisteriviranomaisen hakijan tai merkin haltijan viimeksi ilmoitettua osoitetta käyttäen kehotettava tätä tekemään oikaisu määräajassa uhalla, että hakemus katsotaan peruutetuksi tai merkki poistetaan rekisteristä. Jollei rekisteriviranomaisen tiedossa ole hakijan tai merkin haltijan osoitetta, kuulutetaan asiasta tavaramerkkilehdessä.

Tavaramerkkilain 10 luvussa ei ole erityissäännöstä mistä johtuisi, etteikö tavaramerkkilain 31 §:n 2 ja 3 momentti soveltuisi samalla tavalla niin kansainvälisiin rekisteröinteihin kuin kansallisiin tavaramerkkirekisteröinteihinkin. Mainitun pykälän 2 momentin mukaisen lähinnä tavaramerkin haltijan mahdollisten vastapuolten intressissä säädetyn asiamiesedustuksen olemassaolon tarpeellisuus koskee samalla tavoin niin kansallisia tavaramerkkirekisteröintejä kuin kansainvälisiä rekisteröintejäkin.

Valituksenalaisen kansainvälisen rekisteröinnin haltijalla ei ole kotipaikkaa Suomessa. Edellä lausuttu huomioon ottaen Patentti- ja rekisterihallitus on menetellyt virheellisesti, kun se katsoessaan, että kansainvälinen rekisteröinti on saatettavissa voimaan Suomessa, ei ole ryhtynyt toimenpiteisiin, jotta kansainvälisen rekisteröinnin haltija asettaisi asiamiehen edustamaan itseään. Näin ollen valituksenalainen päätös on kumottava ja asia on palautettava Patentti- ja rekisterihallitukselle sen selvittämiseksi, asettaako kansainvälisen rekisteröinnin AQUALIZER numero 1040632 haltija asiamiehen edustamaan itseään tavaramerkkilain 31 §:n 2 momentissa säädetyssä tarkoituksessa.

Patentti- ja rekisterihallituksen on meneteltävä valtuutuksen selvittämisen suhteen soveltaen tavaramerkkilain 31 §:n 3 momenttia. Ellei haltija ilmoita asiamiestä, Patentti- ja rekisterihallituksen tulee edellä selostettu tavaramerkkilain 56 e §:n säännös huomioon ottaen ilmoittaa kansainväliselle toimistolle, ettei kansainvälinen rekisteröinti ole enää voimassa Suomessa.

Asian ovat ratkaisseet markkinaoikeuden jäsenet Anne Ekblom-Wörlund, Jussi Karttunen, Sami Myöhänen ja Markus Mattila.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Patentti- ja rekisterihallitus on tänne 23.7.2015 saapuneessa hakemuksessaan vaatinut, että korkein hallinto-oikeus purkaa markkinaoikeuden päätöksen ja palauttaa asian markkinaoikeudelle uudelleen käsiteltäväksi.

Patentti- ja rekisterihallitus on perustellut vaatimustaan muun ohella seuraavasti:

Markkinaoikeuden päätös perustuu ilmeisesti väärään lain soveltamiseen. Koska tavaramerkkilain 56 e §:n mukaisesti kansainvälisiin rekisteröinteihin sovelletaan vain soveltuvin osin tavaramerkkilain säännöksiä, 31 §:n asiamiespakko ei sovellu kansainvälisiin rekisteröinteihin, koska niitä koskee asiamiestä koskeva tavaramerkkilain 56 f §:n erityissäännös. Lisäksi markkinaoikeuden viittaamassa 31 §:n 2 momentissa edellytetään, että tavaramerkin haltijan asiamiehestä on tehtävä merkintä tavaramerkkirekisteriin. Patentti- ja rekisterihallitus ei pidä kansainvälisiä rekisteröintejä koskevaa rekisteriä, vaan vain luetteloa Suomessa voimassa olevista kansainvälisistä rekisteröinneistä.

Kansainvälisiä rekisteröintejä koskeva 10 luku on lisätty tavaramerkkilakiin 1.4.1996 voimaan tulleella lailla (1715/1995). Lain esitöissä (HE 135/1995 vp) todetaan muun ohella, että kansainvälisen rekisteröinnin haltija ei pääsääntöisesti tarvitse Suomessa asuvaa asiamiestä, mutta siinä tapauksessa, että virasto on ilmoittanut rekisteröintiä koskevasta esteestä (provisional refusal), ja haltija haluaa antaa asiassa lausuman, haltijan tulee käyttää Suomessa asuvaa asiamiestä. Ellei lausumassa ole esitetty sellaisia seikkoja, joiden perusteella tavaramerkin voidaan katsoa täyttävän tämän lain mukaiset rekisteröintiedellytykset, patentti- ja rekisterihallitus tekisi päätöksen, jonka mukaan kansainvälinen rekisteröinti ei ole voimassa Suomessa. Rekisteriviranomainen tekee vastaavan sisältöisen päätöksen myös siinä tapauksessa, ettei kansainvälisen rekisteröinnin haltija ole antanut lausumaa patentti- ja rekisterihallituksen ilmoituksen johdosta. Esitöissä todetaan siis, että kansainvälisiä rekisteröintejä käsitellessä rekisteriviranomainen tekee päätöksen rekisteröintiedellytyksiin perustuen riippumatta siitä, vastaako kansainvälisen rekisteröinnin haltija ilmoitukseen vai ei. Pykälää 56 e koskevissa perusteluissa listataan lainkohtia, joita sovelletaan kansainvälisiin rekisteröinteihin. Tavaramerkkilain 31 §:ää ei tässä kohdassa ole mainittu. Sen sijaan pykälää 56 f koskevissa perusteluissa todetaan, että kansainvälisen rekisteröinnin perusteella tehtyyn väitteeseen sovelletaan, mitä lain 31 §:ssä on säädetty asiamiehestä eli väitteentekijällä, jolla ei ole kotipaikkaa Suomessa, tulee olla Euroopan talousalueella asuva asiamies, joka edustaa väitteentekijää väiteasiassa. Laissa ei ole mainintaa siitä, että väitteen kohteena olevan rekisteröinnin haltijalla olisi oltava asiamies.

Kansainvälisten rekisteröintien käsittelyssä pääsääntönä on, ettei kansainvälistä rekisteröintimenettelyä käyttävän hakijan tulisi joutua huonompaan asemaan kuin kansallista hakemusmenettelyä käyttävän. Tähän velvoittaa myös Madridin pöytäkirjan 5 artikla.

Tavaramerkkilain 20 ja 21 §:ssä on säädetty väitemenettelystä. Tavaramerkkilaissa merkinhaltijalle ei ole säädetty väitteeseen vastaamisvelvollisuutta. Väitekäsittelyn riippumattomuutta sekä väitteentekijän että merkin haltijan lausunnoista kuvastaa myös tavaramerkkilain 20 §:n 3 momentissa oleva säännös, jonka mukaan asia voidaan käsitellä, vaikka väitteentekijä olisi peruuttanut väitteen. Näin ollen, koska Patentti- ja rekisterihallitus ei edellytä kansallisen rekisteröidyn tavaramerkin haltijan vastaavan väitteeseen, virasto ei myöskään voi pelkästään sillä perusteella, ettei kansainvälisen rekisteröinnin haltija ole vastannut väitteeseen, katsoa, ettei kansainvälinen rekisteröinti tulisi voimaan Suomessa.

Tavaramerkkilain 56 b §:ssä säädetty kieltäytymiseen vastaamatta jättämisen seuraamus ei myöskään sovellu väitetapaukseen. Kun Suomessa kuulutettua kansainvälistä rekisteröintiä vastaan tehdään väite, se on annettava tiedoksi merkin haltijalle, kuten kansallistakin rekisteröintiä vastaan tehty väite. Tiedoksiantotapana on tehdä alustava kieltäytymisilmoitus WIPO:oon. Tämä tehdään referoimalla väite, kertomalla mihin tavaroihin tai palveluihin se kohdistuu ja mitkä tavaramerkkilain pykälät ovat väitteen perustana. Väitekieltäytymiseen ei saa liittää väitekirjelmää eikä sitä tehtäessä ole mitenkään otettu kantaa väitteeseen tai sen menestymismahdollisuuksiin. Tavaramerkkilaissa ei säädetä tavaramerkin rekisteröinnin tai Suomeen kohdennetun kansainvälisen rekisteröinnin haltijalle velvollisuutta antaa vastine väitteeseen. Tavaramerkkilain 56 b §:n 3 momentin säännökset vastaamatta jättämisen seuraamuksista koskevat tapausta, jossa virasto on omasta aloitteestaan tehnyt alustavan kieltäytymisen kansainväliselle toimistolle ja jossa on jo nimenomaisesti ilmaistu viraston kanta rekisteröinnin hyväksyttävyyteen. Tavaramerkkilain 56 b §:n 3 momenttia ei siis voida soveltaa väitteen vuoksi tehtävään kieltäytymisilmoitukseen, koska kyseinen ilmoitus vastaa kansallisessa menettelyssä käytettävää väitteen tiedoksiantoa. Kun väite on annettu tiedoksi rekisteröinnin haltijalle, haltijalla on mahdollisuus harkita, onko vastineen antaminen tarpeellista vai ei. Jos rekisteröinnin haltija ei halua antaa lausumaansa, hänen ei myöskään tarvitse hankkia Euroopan talousalueella asuvaa asiamiestä.

Kun tavaramerkkilain 31 §:ää ja 56 f §:ää muutettiin vuonna 2011 voimaan tulleella muutoksella (1016/2010, HE 58/2010 vp) niin, että enää ei edellytetä Suomessa asuvaa asiamiestä, vaan Euroopan talousalueella asuvaa asiamiestä, asiamiestä koskeviin säännöksiin ei tehty muita sisällöllisiä muutoksia. Kansainvälisen rekisteröinnin haltija tarvitsee siis edelleen asiamiehen vain, jos hän haluaa antaa lausuman Patentti- ja rekisterihallitukselle.

Kansainvälisen rekisteröinnin hyväksyntä on kansallista lainsäädäntöä, joka on erilaista jokaisessa Euroopan maassa. Kansainvälisiä rekisteröintejä koskevan Madridin pöytäkirjan mukaisen järjestelmän tarkoituksena on helpottaa ja yksinkertaistaa tavaramerkkien kansainvälistä rekisteröintiä edellyttämällä vain yhtä rekisteröintiä WIPO:ssa. Näin kansainvälisen rekisteröinnin haltija välttää useimmat kansallisten tavaramerkkihakemusten tekemisessä edellytetyt muodollisuudet ja kielivaatimukset.

Kansainvälisiä rekisteröintejä koskeva Madridin pöytäkirja ja sitä koskevat yhteiset säännöt ja niitä koskevat WIPO:n laatimat tulkintaohjeet eivät edellytä kansainvälisen rekisteröinnin haltijalta asiamiestä. Edellä mainittujen sääntöjen ja tulkintaohjeiden mukaan asiamiehen voi joutua hankkimaan, jos maa, johon kansainvälinen rekisteröinti on kohdistettu, tekee asiaa koskevan kieltäytymisen, johon kansainvälisen rekisteröinnin haltija haluaa vastata. Jos kansainvälisen rekisteröinnin haltijalla edellytettäisiin aina olevan asiamies, se olisi vastoin Madridin pöytäkirjan tarkoitusta ja tavoitteita.

Patentti- ja rekisterihallituksella ei myöskään ole tiedossa yhtään Madridin pöytäkirjaan liittynyttä jäsenmaata, jossa vaadittaisiin kansainvälisen rekisteröinnin haltijalta asiamiestä, muissa kuin lausumanantotilanteissa. Esimerkiksi Ruotsin tavaramerkkilain (Varumärkeslagen 2010:1877) kansainvälisiä rekisteröintejä koskevassa 5 luvun 16.2 §:ssä päinvastoin säädetään, että "En internationell varumärkesregistrering som gäller i Sverige gäller på samma sätt som en nationell varumärkesregistrering. Bestämmelserna i 4 kap. ska dock inte tillämpas." Lain 4 luku, jota ei sovelleta kansainvälisiin rekisteröinteihin, koskee juuri asiamiespakkoa.

Madridin pöytäkirjan mukaisesti Patentti-ja rekisterihallitus voi lähettää WIPO:lle kieltäytymisilmoituksen vain 18 kuukauden sisällä WIPO:n ilmoituksesta. Kyseessä oleva kansainvälistä rekisteröintiä koskeva ilmoitus on annettu 24.6.2010, joten 18 kuukauden määräaika on kyseessä olevaa kansainvälistä rekisteröintiä koskien kulunut umpeen. Madridin pöytäkirjan kansainvälisiä rekisteröintejä koskevassa järjestelmässä mitkään ylimääräiset selvityspyynnöt eivät ole mahdollisia, joten Patentti- ja rekisterihallituksella ei ole mahdollisuutta toimia markkinaoikeuden päätöksen mukaisesti.

Päätös perustuu hallintolainkäyttölain 63 §:n mukaisesti ilmeisesti väärään lain soveltamiseen. Päätös loukkaa yksityisen oikeutta, koska sitä ei ole annettu tiedoksi kansainvälisen rekisteröinnin haltijalle. Myös julkinen etu vaatii päätöksen purkamista, koska se asettaa kansainvälisten rekisteröintien haltijat eriarvoiseen asemaan riippuen siitä, onko kansainvälisen rekisteröinnin haltijalle annettu kieltäytymispäätös vai ei. Suurin osa kansainvälisistä rekisteröinneistä hyväksytään Suomessa voimassa oleviksi ilman, että niistä tehdään kieltäytymisilmoitus WIPO:oon. Tästä johtuen Suomessa on voimassa tuhansia kansainvälisiä rekisteröintejä, joiden haltijalla ei ole kotipaikkaa Suomessa ja joilla ei ole Suomessa nimettyä asiamiestä.

Korkein hallinto-oikeus on saattanut A:n tietoon, että korkeimman hallinto-oikeuden käsiteltäväksi on saatettu käsillä oleva Patentti- ja rekisterihallituksen purkuhakemus.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus purkaa markkinaoikeuden päätöksen ja palauttaa asian markkinaoikeudelle uudelleen ratkaistavaksi A:n markkinaoikeudelle osoittamassa valituksessa esittämien vaatimusten pohjalta.

Perustelut

Ratkaistava kysymys

Hallintolainkäyttölain 63 §:n 1 momentin mukaan lainvoiman saanut päätös voidaan purkaa muun ohella, jos päätös perustuu ilmeisesti väärään lain soveltamiseen tai erehdykseen, joka on voinut olennaisesti vaikuttaa päätökseen. Pykälän 2 momentin mukaan päätöstä ei saa purkaa, ellei se loukkaa yksityisen oikeutta tai julkisen edun katsota vaativan päätöksen purkamista.

Markkinaoikeus on päätöksestään ilmenevillä perusteilla katsonut, että tavaramerkkilain 31 §:ssä säädetty asiamiespakko koskee myös Suomessa voimassa olevan kansainvälisen tavaramerkkirekisteröinnin haltijaa ja että Patentti- ja rekisterihallituksen olisi rekisteröintiä vastaan tehtyä väitettä käsitellessään tullut menetellä pykälässä säädetyllä tavalla.

Asiassa on Patentti- ja rekisterihallituksen hakemuksen johdosta ratkaistava, perustuuko markkinaoikeuden päätös hallintolainkäyttölain 63 §:ssä tarkoitetulla tavalla ilmeisesti väärään lain soveltamiseen, onko tämä soveltaminen voinut vaikuttaa olennaisesti sen päätökseen sekä loukkaako päätös yksityisen oikeutta tai vaatiiko julkinen etu, että päätös puretaan.

Sovellettavat oikeusohjeet ja esityöt

Tavaramerkkilain säännökset koskevat lähtökohtaisesti tavaramerkin suojaamista kansallisella yksinoikeudella, muun ohella rekisteröinnillä. Lain tavaramerkkien rekisteröintiä koskevan 2 luvun 12 §:ssä säädetään, että tavaramerkkirekisteriä pitää patentti- ja rekisterihallitus.

Lain 4 luku sisältää erityisiä säännöksiä ulkomaalaisen ja ulkomaisten tavaramerkkien suojasta. Tässä luvussa olevan 31 §:n 1 momentin mukaan hakijalla, jolla ei ole kotipaikkaa Suomessa, tulee olla Euroopan talousalueella asuva asiamies. Sama koskee pykälän 2 momentin mukaan rekisteröidyn tavaramerkin haltijaa, jolla ei ole kotipaikkaa Suomessa. Jollei tavaramerkin hakijalla tai rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla ole asianmukaisesti valtuutettua asiamiestä, on rekisteriviranomaisen pykälän 3 momentin mukaan kehotettava hakijaa tekemään oikaisu määräajassa uhalla, että hakemus katsotaan peruutetuksi tai merkki poistetaan rekisteristä.

Tavaramerkkilakiin on lainmuutoksella 1715/1995 lisätty 10 luku, joka koskee tavaramerkin kansainvälistä rekisteröintiä. Lukuun sisältyvän 53 §:n 1 momentin mukaan tavaramerkin kansainvälisellä rekisteröinnillä tarkoitetaan Maailman henkisen omaisuuden järjestön kansainvälisen toimiston (WIPO) suorittamaa tavaramerkin rekisteröintiä, joka on toimitettu 14 päivänä huhtikuuta 1891 tehtyyn tavaramerkkien kansainvälistä rekisteröintiä koskevaan sopimukseen liittyvän 27 päivänä kesäkuuta 1989 tehdyn Madridin pöytäkirjan mukaisesti. Pykälän 2 momentin mukaan patentti- ja rekisterihallitus huolehtii Suomessa kansainvälistä rekisteröintiä koskevista tehtävistä ja pitää luetteloa Suomessa voimassa olevista kansainvälisistä rekisteröinneistä.

Lain 56 a §:n mukaan kun rekisteriviranomainen saa kansainväliseltä toimistolta ilmoituksen kansainvälisestä rekisteröinnistä, joka koskee Suomea, rekisteriviranomainen tutkii, onko rekisteröinnille estettä.

Lain 56 b §:n 1 momentin mukaan jos rekisteriviranomainen toteaa, ettei kansainvälisen rekisteröinnin kohteena oleva tavaramerkki täytä tavaramerkkilain mukaisia rekisteröintiedellytyksiä, se ilmoittaa kansainväliselle toimistolle, ettei kansainvälinen rekisteröinti ole voimassa Suomessa. Pykälän 3 momentin mukaan jos kansainvälisen rekisteröinnin haltija ei ole määräajassa antanut lausumaansa rekisteriviranomaisen 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen johdosta, kansainvälinen rekisteröinti ei tule voimaan Suomessa. Jos sanottu ilmoitus koski vain joitakin kansainvälisen rekisteröinnin tavaroita, kansainvälinen rekisteröinti tulee voimaan Suomessa niille tavaroille, joita ilmoitus ei koskenut.

Lain 56 c §:n 1 momentin mukaan jollei rekisteröinnille ole estettä, rekisteriviranomainen kuuluttaa 56 a §:ssä tarkoitetusta kansainvälisen toimiston ilmoituksesta siten kuin 20 §:n 1 momentissa säädetään. Väite kansainvälistä rekisteröintiä vastaan Suomessa on 56 c §:n 2 momentin mukaan tehtävä kirjallisesti rekisteriviranomaiselle kahden kuukauden kuluessa kuuluttamispäivästä. Lain 56 d §:n 2 momentin mukaan, jos 56 c §:n 2 momentissa mainittu aika päättyy myöhemmin kuin 18 kuukauden kuluessa 56 a §:ssä tarkoitetusta kansainvälisen toimiston ilmoituksesta, rekisteriviranomainen ilmoittaa kansainväliselle toimistolle 18 kuukauden kuluessa edellä mainitusta ilmoituksesta, että rekisteröinnin voimassaolo voi myöhemmin lakata.

Kansainväliseen rekisteröintiin sovelletaan lain 56 e §:n mukaan soveltuvin osin tavaramerkkilain säännöksiä ja sen nojalla annettuja määräyksiä.

Jos kansainvälisen rekisteröinnin haltija, jolla ei ole kotipaikkaa Suomessa, haluaa antaa lausuman patentti- ja rekisterihallitukselle, hänen tulee lain 56 f §:n mukaan käyttää Euroopan talousalueella asuvaa asiamiestä.

Tavaramerkkilain 10 luvun lisäämiseen johtaneen hallituksen esityksen (HE 135/95 vp) yleisperusteluissa todetaan muun ohella seuraavaa:

Kansainvälisen toimiston tiedotettua kansainvälisestä rekisteröinnistä nimetylle maalle tai yhteisölle kansallinen rekisteriviranomainen voi kansallisen lainsäädännön mukaisesti hylätä rekisteröinnin. Kansallisen rekisteriviranomaisen on lähetettävä määräajassa ilmoitus hylkäämisestä perusteluineen kansainväliselle toimistolle. Väitteen jälkeen tehty hylkääminen voidaan ilmoittaa edellä mainitun määräajan jälkeenkin, jos kansallinen rekisteriviranomainen on ennen määräajan päättymistä ilmoittanut kansainväliselle toimistolle, että tällainen ilmoitus voidaan tehdä ja väiteaika päättyy määräajan päättymisen jälkeen. Ellei kansainvälisen rekisteröinnin hylkäämisestä ole ilmoitettu, rekisteröinnillä on nimetyssä maassa tai yhteisössä sama oikeusvaikutus kuin merkkiä koskevalla kansallisella rekisteröinnillä olisi.

Mainitun hallituksen esityksen 56 f §:ää koskevien yksityiskohtaisten perustelujen mukaan kansainvälisen rekisteröinnin haltija ei pääsääntöisesti tarvitse Suomessa asuvaa asiamiestä, mutta siinä tapauksessa, että virasto on ilmoittanut rekisteröintiä koskevasta esteestä ja haltija haluaa antaa asiassa lausuman, haltijan tulee käyttää Suomessa asuvaa asiamiestä. Jos kansainvälisen rekisteröinnin haltija ei käytä täällä asuvaa asiamiestä, rekisteriviranomainen soveltaa lain 31 §:n 2 momenttia, jonka mukaisesti rekisteriviranomainen kansainvälisen rekisteröinnin haltijan viimeksi ilmoitettua osoitetta käyttäen kehottaa tätä ilmoittamaan asiamiehen. Ellei kansainvälisen rekisteröinnin haltija näin menettele, rekisteriviranomainen katsoo, ettei lausumaa ole annettu ja ilmoittaa kansainväliselle toimistolle, ettei kansainvälinen rekisteröinti ole voimassa Suomessa.

Tavaramerkkilain 31 ja 56 f § ovat saaneet nykyisen sanamuotonsa tavaramerkkilain muutoksella 1016/2010. Muutoksen tavoitteena oli hallituksen esityksen HE 58/2010 vp yleisperustelujen mukaan saattaa asiamiehiä koskeva sääntely vastaamaan Euroopan unionin sijoittautumisvapautta ja syrjimättömyyttä koskevia normeja sekä eräitä muita keskeisiä teollisoikeuksia koskevia lakeja.

Asian tosiseikat ja oikeudellinen arviointi

Patentti- ja rekisterihallitus on, tutkittuaan WIPO:lta saamansa ilmoituksen perusteella, onko B:n kansainvälisellä rekisteröinnillä nro 1040632 suojatulle tavaramerkille AQUALIZER estettä Suomessa, kuuluttanut kansainvälisestä rekisteröinnistä ja väitemahdollisuudesta. A on tehnyt väitteen.

Patentti- ja rekisterihallitus on tehnyt väitteestä Madridin pöytäkirjan mukaisen ilmoituksen (provisional refusal based on an opposition) WIPO:lle. Ilmoituksen mukaan kansainvälisen rekisteröinnin haltija voi antaa määräajassa lausumansa väitteen johdosta. Ilmoituksessa on lisäksi mainittu muun ohella, että lausuman antamisessa tulee käyttää Euroopan talousalueella asuvaa asiamiestä. Patentti- ja rekisterihallitus on hylännyt väitteen siitä huolimatta, ettei B antanut lausumaa.

Väitteen johdosta kansainvälistä tavaramerkkirekisteröintiä nro 1040632 koskee WIPO:n rekisterin mukaan Suomen osalta "Total provisional refusal of protection".

Asiassa on Patentti- ja rekisterihallituksen purkuhakemuksesta arvioitava, onko kansainvälisen tavaramerkin haltijalla velvollisuus käyttää asiamiestä tilanteessa, jossa kansainvälisen tavaramerkkirekisteröinnin hyväksymiselle Suomessa ei ole löytynyt Patentti- ja rekisterihallituksen suorittamassa virallistutkimuksessa estettä, ja rekisteröinnin haltija ei ole käyttänyt oikeuttaan antaa yllä tarkoitettua lausumaa eikä rekisteröinnin haltijalla ole asiamiestä, mikä ilmenee vasta, kun rekisteröintiä vastaan on tehty väite. Asiasta ei ole erikseen säädetty tavaramerkkilaissa, joten arvioitavaksi tulee, onko tilanteeseen sovellettava lain 56 f §:ää, kuten Patentti- ja rekisterihallitus on purkuhakemuksessaan katsonut, vai 31 §:ää, kuten markkinaoikeus on purkuhakemuksen kohteena olevassa päätöksessään katsonut.

Korkein hallinto-oikeus katsoo, että asian arvioinnissa on otettava huomioon seuraavaa:

Patentti- ja rekisterihallitus toimii tavaramerkkilain 12 §:n mukaan kansallisesti rekisteröityjen tavaramerkkien rekisteriviranomaisena. Kansainväliset tavaramerkkirekisteröinnit suorittaa lain 53 §:n 1 momentissa säädetysti sen sijaan WIPO Madridin pöytäkirjan mukaisesti. Patentti- ja rekisterihallitus pitää luetteloa Suomessa voimassa olevista kansainvälisistä rekisteröinneistä. Patentti- ja rekisterihallitus ei kuitenkaan pidä eikä voikaan pitää kansainvälisistä tavaramerkkirekisteröinneistä vastaavaa rekisteriä kuin kansallisesti rekisteröidyistä tavaramerkeistä. Patentti- ja rekisterihallitusta ei voida myöskään pitää tavaramerkkilain 31 §:ssä säädetyllä tavalla vastuullisena kansainvälisen tavaramerkkirekisteröinnin haltijan tavoitettavuuden varmistamisesta. Kansainvälisen rekisteröinnin haltijan yhteystiedot ovat saatavilla WIPO:sta.

Tavaramerkkilain 56 f § on lain 31 §:ään verrattuna kansainvälisiä tavaramerkkirekisteröintejä koskeva erityissäännös. Vaikka 56 f § ei nimenomaisesti koske väitevaihetta, on velvollisuuden käyttää asiamiestä myös sen osalta katsottava rajoittuvan säännöksen mukaisesti siihen tilanteeseen, että kansainvälisen tavaramerkkirekisteröinnin haltija haluaa lausua väitteen johdosta. Väitteeseen vastaamista tai asiamiehen käyttämistä ei voida pitää edellytyksenä sille, että kansainvälisen rekisteröinnin voimassaolo Suomessa pysytetään. Tavaramerkkilain 21 §:n mukaan väitteeseen vastaaminen ei ole rekisteröinnin pysyttämisen edellytyksenä myöskään kansallisten tavaramerkkien osalta.

Kansainvälinen tavaramerkkirekisteröinti on silloinkin, kun kansainvälisen tavaramerkin haltija jättää vastaamatta Patentti- ja rekisterihallituksen tavaramerkkilain 56 b §:n 1 momentissa tarkoitettuun ilmoitukseen, pykälän 3 momentin mukaan hyväksyttävä olemaan voimassa Suomessa niiden tavaroiden ja palvelujen osalta, joita ilmoitus ei koskenut. Tästä seuraa, ettei Patentti- ja rekisterihallitus voi muulla kuin WIPO:lle määräajassa ilmoittamallaan perusteella päättää, ettei kansainvälinen rekisteröinti ole voimassa Suomessa. Patentti- ja rekisterihallituksen WIPO:lle tekemä ilmoitus on tässä tapauksessa perustunut väitteeseen, jossa on ollut kysymys ainoastaan kansainvälisen tavaramerkin ja väitteentekijän tavaramerkkien välisestä sekoitettavuudesta. Kansainvälistä rekisteröintiä ei muutoinkaan ole mahdollista olla hyväksymättä Suomen osalta sillä perusteella, ettei sen haltija ole antanut lausumaa väitteen johdosta tai ettei se ole asettanut itselleen asiamiestä.

Markkinaoikeuden päätöksen purkamisen edellytykset

Markkinaoikeuden päätöksen on edellä lausutuilla perusteilla katsottava perustuvan ilmeisesti väärään lain soveltamiseen, joka on vaikuttanut olennaisesti päätöksen lopputulokseen. Päätös loukkaa B:n oikeutta ja myös julkinen etu vaatii, että yhtiön kansainvälisen tavaramerkkirekisteröinnin tilanne Suomessa saatetaan vastaamaan WIPO:n rekisteristä ilmenevää tietoa.

Markkinaoikeuden päätös on tämän vuoksi purettava ja asia palautettava markkinaoikeudelle ratkaistavaksi A:n valituksen pohjalta.

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Ahti Vapaavuori, Hannele Ranta-Lassila, Alice Guimaraes-Purokoski, Leena Äärilä ja Mikko Pikkujämsä. Asian esittelijä Kristina Björkvall.